陳浩 胡云飛 張楠
內(nèi)容提要 自由貿(mào)易區(qū)（Free Trade Area）是在國境內(nèi)關(guān)外設(shè)立的，以優(yōu)惠稅收和海關(guān)特殊監(jiān)管政策為主要手段，以貿(mào)易自由化、便利化為主要目的的多功能經(jīng)濟型特區(qū)。加快自貿(mào)區(qū)建設(shè)是國家對外開放的一項重大戰(zhàn)略，是適應全球化新趨勢的客觀要求，有利于破除固有的體制障礙和機制問題，促進貿(mào)易和投資便利化，實現(xiàn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級。正所謂“沒有約束就沒有真正的自由”，自貿(mào)區(qū)建設(shè)要對“自由化”和“便利化”實施必要的約束，特別是專利方面的約束，不能讓自貿(mào)區(qū)成為專利侵權(quán)的溫床。本文以FTO盡職調(diào)查為切入點，提出在自貿(mào)區(qū)專利保護中應用FTO盡職調(diào)查的一些思考和措施。
關(guān)鍵詞 FTO盡職調(diào)查 自貿(mào)區(qū) 專利保護 專利侵權(quán)
一、引言
當前，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，機遇與挑戰(zhàn)并存。加快實施自由貿(mào)易試驗區(qū)（以下簡稱“自貿(mào)區(qū)”）戰(zhàn)略是國家對外開放的一項重大戰(zhàn)略，是適應全球化新趨勢的客觀要求，有利于破除固有的體制障礙和機制問題，促進貿(mào)易和投資便利化，實現(xiàn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級。
自貿(mào)區(qū)建設(shè)以貿(mào)易自由化、便利化為主要目的，專利制度亦以促進科學技術(shù)進步和經(jīng)濟社會發(fā)展為宗本。然而，二者在自貿(mào)區(qū)的矛盾與沖突卻愈加凸顯。首先，專利維權(quán)程序之繁冗，難免令專利混戰(zhàn)中的當事人望而生畏。專利權(quán)人往往寄希望于手中的“專利王牌”，以快速打擊競爭對手，而被控侵權(quán)方身處自貿(mào)區(qū)貨物流通的快節(jié)奏中，當然亦希望能夠盡早擺脫指控。其次，專利維權(quán)程序復雜且耗時耗資，在專利“消耗戰(zhàn)”中雙方當事人都有可能花費巨大的時間成本和經(jīng)濟成本。再者，專利侵權(quán)的認定是一項對法律和技術(shù)高度融合的工作，專利侵權(quán)認定本身的復雜性亦能夠自證其在程序和時間上高消耗的必要性。與此同時，考慮到自貿(mào)區(qū)“高速發(fā)展、流通加快”等市場特征，無疑對本來就復雜繁瑣的專利侵權(quán)認定工作提出了更高的要求。而針對自貿(mào)區(qū)將來甚至已出現(xiàn)的“貨物大量集散”現(xiàn)象，如果忽視對專利權(quán)的重視與保護，很可能就會造成大量的專利侵權(quán)事件發(fā)生，甚至使自貿(mào)區(qū)成為躲避專利侵權(quán)的“法外之地”。
因此，如何在平衡專利權(quán)人和被控方利益的前提下，在維護《專利法》、《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》等法律權(quán)威的前提下，仍保證專利侵權(quán)認定的解決能夠不損自貿(mào)區(qū)的“便利化”，著實為擺在我們面前的棘手難題。
二、FTO盡職調(diào)查概述
1、FTO盡職調(diào)查的概念
對一項技術(shù)的自由實施（Freedom to Operate，F(xiàn)TO)指的是實施人可在不侵犯他人專利權(quán)的前提下對該技術(shù)自由地進行使用和開發(fā)，并將通過該技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品投入市場。而自由實施（FTO）盡職調(diào)查（下稱“FTO盡職調(diào)查”）則是指對實施該技術(shù)是否可能侵犯他人專利權(quán)而進行的調(diào)查和研究。通過FTO盡職調(diào)查，確認目標產(chǎn)品未落入他人的專利保護范圍，或者通過FTO盡職調(diào)查鎖定高風險專利，提早提出防范措施，都能夠使企業(yè)在產(chǎn)品入市前有效降低或消除專利侵權(quán)風險，節(jié)省企業(yè)的時間成本和經(jīng)濟成本。
2、當前FTO盡職調(diào)查報告的應用之處
通常企業(yè)在實施技術(shù)之前，在立項、研發(fā)階段，至晚在首次公開銷售產(chǎn)品之前，都需要進行FTO盡職調(diào)查，查清其將要實施的技術(shù)是否有侵犯他人專利權(quán)的可能性。否則，有可能造成重復研究，甚至導致產(chǎn)品不能上市。甚至，在實施技術(shù)之前可能需要做多次FTO盡職調(diào)查，因為研發(fā)過程通常是漫長的，研發(fā)階段與產(chǎn)品上市前夕的專利環(huán)境可能已截然不同。另外，企業(yè)進行重大決策，諸如重大投資、企業(yè)上市之前，也需要針對其不同的產(chǎn)品和技術(shù)情況進行FTO盡職調(diào)查，以免影響企業(yè)經(jīng)營。總之，當前FTO盡職調(diào)查的啟動多為企業(yè)自發(fā)性的，為避免潛在損失而進行的事前風險把控。
3、FTO盡職調(diào)查的具體內(nèi)容
FTO盡職調(diào)查最首要最核心的內(nèi)容就是針對欲實施的技術(shù)，通過對目標地區(qū)的專利文獻進行全面檢索，從而評估其技術(shù)是否會落入某些專利的保護范圍。由此來看，F(xiàn)TO盡職調(diào)查不僅需要對欲實施技術(shù)做有針對性的技術(shù)分解，還要求非常全面而細致的專利檢索與十分深入、透徹的專利分析。
針對風險專利，F(xiàn)TO盡職調(diào)查還會進一步對其權(quán)屬狀態(tài)、有效性、穩(wěn)定性等展開調(diào)查。由此可以調(diào)查專利是否存在權(quán)屬糾紛，專利的轉(zhuǎn)讓許可等是否符合被調(diào)查方的合同約定等，以及從專利權(quán)的有效期、是否可能被無效等情形，尋找風險專利的在實施上的障礙。而針對不侵權(quán)的調(diào)查評估結(jié)果，以及經(jīng)過分析風險專利后所做出了應對策略等措施，這種調(diào)查過程以及經(jīng)過調(diào)查后的自我修正過程即是對其技術(shù)未落入他人專利權(quán)保護范圍的事前解釋與說明。
三、在自貿(mào)區(qū)專利保護中應用FTO盡職調(diào)查報告制度的可行性
1、FTO盡職調(diào)查報告可作為故意侵權(quán)的考量因素
在美國，企業(yè)要求知識產(chǎn)權(quán)律師出具FTO盡職調(diào)查報告的最主要目的是避免被法院認定為故意侵權(quán)（Willful Infringement）。若被認定為故意侵權(quán)，則侵權(quán)人恐將承擔高額度的賠償責任。若企業(yè)可以提供知識產(chǎn)權(quán)律師對企業(yè)所使用的技術(shù)不會侵犯他人專利權(quán)的FTO盡職調(diào)查報告，則該報告可被用來證明企業(yè)最終被認定的侵權(quán)行為不構(gòu)成故意侵權(quán)。所以，為了避免一旦被訴侵權(quán)時被認定為故意侵權(quán)的風險，一般在產(chǎn)品投放市場之前，可以請知識產(chǎn)權(quán)律師進行FTO盡職調(diào)查，并出具產(chǎn)品不侵權(quán)的書面意見。如果被訴方能夠證明曾經(jīng)做過盡職調(diào)查，則一旦被判侵權(quán)成立時，可以大大減少需要賠償?shù)臄?shù)額。
2、FTO盡職調(diào)查報告為被控侵權(quán)方對侵權(quán)指控的“事前不侵權(quán)聲明”
如做過FTO盡職調(diào)查的企業(yè)在日后面臨專利侵權(quán)指控，那么企業(yè)在第一時間拿出產(chǎn)品不侵權(quán)的書面意見，在專利侵權(quán)訴訟中，可以將此報告視為被控方事前所做的不侵權(quán)“答辯”。并且，F(xiàn)TO盡職調(diào)查所做出的報告能夠體現(xiàn)專業(yè)的技術(shù)和法律分析能力，其中必會對被控方所實施的技術(shù)進行詳細的講解與剖析，非常有利于裁判者在專利權(quán)人和被控侵權(quán)方的“技術(shù)辯論”之間，將爭議焦點與難點明晰化。
3、FTO盡職調(diào)查為事前行為，利于節(jié)省侵權(quán)應答時間和加快侵權(quán)對比程序
假如FTO盡職調(diào)查報告恰好針對專利權(quán)人的某項專利權(quán)進行了技術(shù)對比，那么被控方很快就可以提交該報告，以此報告視為對專利權(quán)人的“不侵權(quán)說明”。在被控方能夠快速回應專利權(quán)人的指控下，裁判機關(guān)也能夠提前開始著手侵權(quán)對比工作。在自貿(mào)區(qū)“高速發(fā)展、快速流通”的形勢下，被控方面臨侵權(quán)指控時的迅速應對，無疑能夠從縮短己方應答時間的角度上，加快侵權(quán)糾紛的解決進程，有利于“被控侵權(quán)物”在自貿(mào)區(qū)盡快合法地自由流通。
4、參考FTO盡職調(diào)查報告的決定權(quán)歸于裁判機關(guān)
由于FTO盡職調(diào)查報告的結(jié)果只是一種“可能性”，并不具有裁判文書的強制力，甚至也不具有證據(jù)的證明力。也就是說，是否采納FTO盡職調(diào)查報告中的內(nèi)容，完全取決于裁判機關(guān)自身。因此，在侵權(quán)認定中采納FTO盡職調(diào)查報告并不具有法律授權(quán)上的阻礙，但是這樣并不意味著，F(xiàn)TO盡職調(diào)查報告一定會走向“形同虛設(shè)”。因為，在自貿(mào)區(qū)的高速發(fā)展和快速流通下，專利侵權(quán)現(xiàn)象必然會有所增加，而專利侵權(quán)認定機關(guān)的裁判壓力必會與之增加。如果FTO盡職調(diào)查報告能夠幫助裁判者明晰復雜的專利侵權(quán)認定中的技術(shù)難點和法律認定難點，那么報告就有其存在的價值和意義，況且報告僅是給裁判者以參考價值，并不會使裁判者依據(jù)報告“照本宣科”，因此本文認為在自貿(mào)區(qū)的專利侵權(quán)認定工作中嘗試參考FTO盡職調(diào)查報告，有其理論依據(jù)和現(xiàn)實需要。
5、FTO盡職調(diào)查報告能夠輔助相關(guān)裁判人員查清技術(shù)事實
以法院現(xiàn)今推行的技術(shù)調(diào)查官制度為例，其設(shè)立的初衷就是為了查明技術(shù)事實。但是針對專利行政機關(guān)或海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法機關(guān)來講，尚未有類似技術(shù)調(diào)查官的輔助人員。這些機關(guān)在處理專利侵權(quán)糾紛時的專業(yè)能力與經(jīng)驗相比法院存在差距，如遇到復雜的專利侵權(quán)糾紛就更顯吃力，更何況考慮到自貿(mào)區(qū)專利侵權(quán)糾紛處理將會面臨數(shù)量和時間的壓力，這些問題亟待解決。
FTO盡職調(diào)查報告雖然不具有“輔助人員”的效力，但卻可以起到“輔助”的效果。前文已經(jīng)論及，F(xiàn)TO盡職調(diào)查報告會針對技術(shù)爭議焦點作出詳細的分析，裁判人員在面對這種“事前不侵權(quán)聲明”時，能在雙方的陳述和辯解中查清技術(shù)事實。所以，自貿(mào)區(qū)專利行政機關(guān)或海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法機關(guān)在處理專利侵權(quán)糾紛時，也可參考FTO盡職調(diào)查報告，幫助其在“事前不侵權(quán)聲明”的“辯詞”下，查清技術(shù)事實。
四、構(gòu)建FTO盡職調(diào)查報告在自貿(mào)區(qū)專利保護制度中的應用規(guī)則
1、FTO盡職調(diào)查報告應包括的內(nèi)容
FTO盡職調(diào)查報告需具備相應的要求，才能在認定專利侵權(quán)時被用來參考。具體來講，主要包括以下幾個方面：a）關(guān)于產(chǎn)品的介紹，包括但不限于產(chǎn)品的名稱、型號、功能與用途、技術(shù)特點等。b）聲明產(chǎn)品中部分技術(shù)方案的合法來源，對包括但不限于先用權(quán)、現(xiàn)有技術(shù)、合法購買、合法許可等途徑的聲明，并附具相關(guān)的證明材料，包括先用權(quán)證明材料、現(xiàn)有技術(shù)文件、購買合同、專利許可協(xié)議等。c）對產(chǎn)品中部分技術(shù)方案進行專利檢索與分析。根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)方案在實施產(chǎn)品的目標國家進行專利檢索，尋找相關(guān)技術(shù)存在侵權(quán)風險的專利，根據(jù)《專利法》等法律以及司法解釋的規(guī)定，對重點疑似專利進行專利侵權(quán)分析，并提供不侵犯其專利權(quán)的分析意見。d）必要時，還可以提供相關(guān)專利的有效性分析意見，用于分析專利本身的權(quán)利穩(wěn)定性。上述FTO盡職調(diào)查報告的內(nèi)容將來均有可能成為專利不侵權(quán)的抗辯理由。
2、FTO盡職調(diào)查報告的出具
FTO盡職調(diào)查報告在自貿(mào)區(qū)專利侵權(quán)糾紛處理中僅提供參考意見，并不屬于權(quán)威機構(gòu)發(fā)布的具有較強法律效力的文件。一般情況下，報告可由生產(chǎn)或銷售相關(guān)產(chǎn)品的主體或者第三方咨詢服務機構(gòu)出具。
3、FTO盡職調(diào)查報告的提前備案
如果被控侵權(quán)方在面臨專利糾紛時，拿出一份FTO盡職調(diào)查報告，這樣無從考證報告的制作時間，也就無法證明其為“事前不侵權(quán)聲明”。建立FTO盡職調(diào)查報告制度的初衷就在于“事前”行為，能夠證明企業(yè)對專利制度和專利保護的重視與尊重，并為之付出了適當?shù)某杀?。所以，考慮企業(yè)在產(chǎn)品實施之前完成FTO盡職調(diào)查報告，應選擇合適的時機向有關(guān)部門提交該報告。而該部門在接到報告后，應當向提交人出具接收函，接收函中應包括但不限于案卷編號、提交人信息、產(chǎn)品信息、報告主要內(nèi)容、接收時間等內(nèi)容?？蛇x擇由自貿(mào)區(qū)知識產(chǎn)權(quán)行政管理部門負責接收并保存FTO盡職調(diào)查報告。
4、FTO盡職調(diào)查報告的具體應用環(huán)境
（1）訴前禁令與訴前保全
根據(jù)《專利法》第66、67條的規(guī)定，對符合規(guī)定的訴前禁令申請或訴前保全申請，法院應當自接受申請之時起四十八小時內(nèi)做出裁定。而我國法律并未明確規(guī)定被申請人擁有答辯權(quán)，僅在相關(guān)司法解釋中提出“人民法院……需要對有關(guān)事實進行核對的，可以傳喚單方或雙方當事人進行詢問”，所以即便被申請人可以答辯，在如此短暫的時效限制內(nèi)，被申請人也很難做出充分的答復。所以，如被申請人已將FTO盡職調(diào)查報告提交備案，被申請人可以快速將此報告的備案證明提交給法院，或是法院主動向相關(guān)機關(guān)調(diào)取該報告，以作為被申請人對訴前禁令或訴前保全的快速答辯，提高法院駁回訴前禁令或訴前保全請求的可能性。
（2）海關(guān)放行侵權(quán)嫌疑物
根據(jù)《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》第24條前兩項的規(guī)定，海關(guān)放行需等待法院的執(zhí)行通知，這樣貨方非常被動。該款第三項規(guī)定，貨方需向海關(guān)提供與貨物等值的擔保金，如此貨方擁有一定的主動性，但擔保金的數(shù)額往往不容小覷。而該款第四項規(guī)定，海關(guān)認為收貨人或者發(fā)貨人有充分的證據(jù)證明其貨物未侵犯知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的知識產(chǎn)權(quán)的，應當予以放行。此時貨方擁有很大的主動性，但往往在短時間內(nèi)貨方難以提供不侵權(quán)的證據(jù)與說明。由此，F(xiàn)TO盡職調(diào)查報告?zhèn)浒傅膬?yōu)勢就能夠得以體現(xiàn)，貨方可以迅速向海關(guān)出示“不侵權(quán)說明”，陳述其未落入專利權(quán)人保護范圍的充分理由。海關(guān)也可以向相關(guān)機關(guān)調(diào)取報告，輔助了解技術(shù)事實，作為判斷貨方是否侵權(quán)的參考。
（3）侵權(quán)認定
在自貿(mào)區(qū)快速發(fā)展和侵權(quán)糾紛與日俱增的沖突下，法院、專利行政機關(guān)以及海關(guān)進行侵權(quán)糾紛處理的壓力也會越來越大。尤其是針對技術(shù)方案復雜的專利糾紛案件，技術(shù)事實的查清工作絕不容易在短時間內(nèi)快速理清。而FTO盡職調(diào)查報告的應用，可以給專利糾紛處理人員更為詳細和專利的技術(shù)分析比對，能夠給專利侵權(quán)比對工作帶來技術(shù)方案上的理解與參考。
五、FTO盡職調(diào)查報告在自貿(mào)區(qū)專利保護制度中應用的意義
1、緩和自貿(mào)區(qū)“便利化”與專利保護制度間的矛盾
專利本身兼具技術(shù)和法律的特性，專利保護亦考驗著相關(guān)方對處理技術(shù)和法律事務方面的綜合能力，因此專利保護的復雜性決定了實施上的困難與漫長。而自貿(mào)區(qū)作為國家促進貿(mào)易便利化的重要舉措，冗長復雜專利保護制度恐難以對此起到明顯的促進作用。而FTO盡職調(diào)查報告作為“事前不侵權(quán)聲明”，在相對要求緊急的司法程序中提高了一方當事人進行申辯的可能性；在海關(guān)的專利保護程序中，為主動請求海關(guān)放行的貨方提供了較為充分的陳述說理，為涉嫌侵權(quán)貨物盡快合理地擺脫指控提供了可能性；在具體的侵權(quán)認定中，能夠幫助更快理清技術(shù)事實，加快專利侵權(quán)糾紛的解決進程。所以，在維護專利制度權(quán)威的基礎(chǔ)上，F(xiàn)TO盡職調(diào)查報告的應用可以為自貿(mào)區(qū)的便利化提供些許幫助。
另外，能夠提供FTO盡職調(diào)查報告的企業(yè)，既熟悉合理運用專利規(guī)則，也懂得尊重自己和他人的創(chuàng)新成果，裁判機關(guān)最終所作出的裁判結(jié)果更容易被雙方接受。
2、避免自貿(mào)區(qū)成為專利侵權(quán)現(xiàn)象滋生的溫床，提高企業(yè)專利保護意識
FTO盡職調(diào)查報告在專利保護中的應用，能夠形成良好的“專利侵權(quán)風險把控”機制，增強企業(yè)尊重專利權(quán)的意識，從而在源頭上減少侵權(quán)現(xiàn)象的發(fā)生。FTO盡職調(diào)查報告提供了更便捷有效的侵權(quán)指控應對機制，一方面，在產(chǎn)品實施之前，生產(chǎn)者能夠及早發(fā)現(xiàn)專利侵權(quán)風險，及時調(diào)整技術(shù)方案或作出應對策略，做到規(guī)避專利侵權(quán)的“事前主動”；另一方面，即使日后面臨到侵權(quán)指控，由于被控方已經(jīng)在事前作了充分的專利檢索和分析工作，增強了被控方在短時間的作出申辯的可能性和有效性。
在開展FTO盡職調(diào)查過程中，能夠讓企業(yè)在立項、研發(fā)、產(chǎn)品實施等環(huán)節(jié)開始關(guān)注專利制度和專利保護，使原來只是被動承受侵權(quán)指控的企業(yè)變得主動把控侵權(quán)風險，既能提高企業(yè)的專利管理能力，又能夠提升企業(yè)專利保護和風險防范意識。這樣一來，在自貿(mào)區(qū)頻繁、大量貿(mào)易往來的情況下，能夠顯著降低專利侵權(quán)現(xiàn)象的發(fā)生，真正體現(xiàn)自貿(mào)區(qū)貿(mào)易自由化和便利化的宗旨。
3、有利于推動自貿(mào)區(qū)知識產(chǎn)權(quán)服務業(yè)的發(fā)展
FTO盡職調(diào)查是一項專業(yè)性很強的工作，目前能夠自行提供FTO盡職調(diào)查報告的企業(yè)并不多，更多企業(yè)還需要由第三方知識產(chǎn)權(quán)服務機構(gòu)提供幫助，其中涉及專利檢索、專利侵權(quán)對比分析、專利有效性分析等工作，尤其需要專利代理機構(gòu)和專利代理人參與。在自貿(mào)區(qū)應用FTO盡職調(diào)查制度，能夠促進自貿(mào)區(qū)知識產(chǎn)權(quán)服務業(yè)發(fā)展。隨著FTO盡職調(diào)查的不斷推進，企業(yè)專利保護和風險防范意識也會逐漸提高，隨之也會帶來知識產(chǎn)權(quán)代理、檢索、評估、托管、訴訟、培訓等業(yè)務，進一步推動自貿(mào)區(qū)知識產(chǎn)權(quán)服務業(yè)發(fā)展。
4、突出自貿(mào)區(qū)的先行示范效應
FTO盡職調(diào)查的在自貿(mào)區(qū)專利保護中的應用具有現(xiàn)實需求，在貿(mào)易便利化可能導致侵權(quán)現(xiàn)象激增的情形下，既維護專利保護機制的權(quán)威性，又避免使“便利化”成為專利侵權(quán)的“保護傘”。在自貿(mào)區(qū)之外，F(xiàn)TO盡職調(diào)查也能夠?qū)＠謾?quán)糾紛處理上發(fā)揮很大的作用。
目前，自貿(mào)區(qū)建設(shè)推行“先行先試”原則，具有推進法制改革的有利條件?？梢宰再Q(mào)區(qū)建設(shè)為契機推行FTO盡職調(diào)查制度，發(fā)揮FTO盡職調(diào)查在處理專利侵權(quán)糾紛中的有效作用，以自貿(mào)區(qū)的經(jīng)驗“于法有據(jù)”地向全國推廣，發(fā)揮自貿(mào)區(qū)的示范效應，推進法制改革進程。
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